O que é o Teste Rogers?
O Teste Rogers é um critério jurídico utilizado pelas cortes americanas para determinar se o uso de uma marca registrada (ou do nome/imagem de uma celebridade) dentro de uma obra artística (como filmes, livros, músicas e videogames) constitui infração de marca ou se está protegido pela Primeira Emenda à Constituição dos EUA, que garante a liberdade de expressão.
O teste serve como um “filtro” protetivo para os artistas: ele impede que titulares de marcas processem criadores pelo simples fato de mencionarem ou retratarem marcas do mundo real em suas produções criativas, desde que não haja intuito de enganar deliberadamente o consumidor.
A Origem do Teste
O critério nasceu em 1989, no caso histórico Rogers v. Grimaldi, julgado pelo Tribunal de Apelações do Segundo Circuito dos EUA.
A famosa atriz e dançarina Ginger Rogers processou o cineasta italiano Federico Fellini e a distribuidora MGM por causa do filme Ginger e Fred (1986). O longa contava a história de dois dançarinos de cabaré italianos que imitavam a famosa dupla de Hollywood, Ginger Rogers e Fred Astaire.
Rogers alegou que o uso de seu nome no título do filme violava o Lanham Act (a Lei de Marcas dos EUA), criando a falsa impressão de que ela estava envolvida na produção ou que a havia endossado.
O tribunal rejeitou o pedido da atriz. O juiz Jon O. Newman determinou que suprimir títulos de filmes artisticamente relevantes restringiria indevidamente a expressão criativa. Com isso, a corte estabeleceu as duas condições que dão forma ao teste.
Como o Teste é Aplicado?
Para que o uso de uma marca em uma obra artística seja considerado legítimo e protegido, ele precisa passar por dois requisitos cumulativos:
- Relevância Artística: O uso da marca deve ter algum grau de relevância artística para a obra original. A barra aqui é propositalmente baixa, o nível de relevância precisa ser apenas o suficiente para que a marca referenciada não esteja sofrendo aproveitamento parasitário, tendo importância para a ambientação da obra.
- Não ser Explicitamente Enganoso: Mesmo se for artisticamente relevante, o uso não pode enganar explicitamente o consumidor sobre a fonte ou o conteúdo da obra (ou seja, o criador não pode afirmar falsamente que o dono da marca patrocinou ou produziu a obra).
O Teste Rogers foi limitado pela Suprema Corte dos EUA no caso Jack Daniel’s v. VIP Products (2023). A VIP fabricava um brinquedo mastigável para cães que se parecia com uma garrafa de whiskey Jack Daniel’s, na qual as palavras “Jack Daniel’s” se transformam em “Bad Spaniels” (Cães Maus).
A corte determinou que o teste não se aplica se o réu estiver usando a marca alheia como o próprio identificador de origem do seu produto (como no caso do brinquedo de cachorro imitando a identidade visual da garrafa de whisky). O Teste Rogers continua valendo, mas estritamente para usos tradicionais em obras de caráter essencialmente expressivo e não comercial/identificador.
O Equivalente no Brasil
O direito brasileiro adota o sistema romano-germânico (civil law), diferentemente do sistema baseado em precedentes (common law) dos EUA. Por isso, não existe um “teste” ou fórmula matemática equivalente batizada na jurisprudência brasileira. No entanto, o país resolve o mesmo problema através de institutos previstos na legislação e na doutrina.
O equivalente funcional ao Teste Rogers no Brasil baseia-se na ponderação de princípios constitucionais e em exceções específicas da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96 – LPI).
1. Limitação dos Direitos da Marca (Art. 132, IV da LPI)
A legislação brasileira já prevê salvaguardas para que o direito de exclusividade da marca não vire uma censura. O artigo 132 determina que o titular da marca não pode impedir:
“IV – a citação da marca em discurso, obra científica ou literária, ou qualquer outra publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para o seu caráter distintivo.”
2. A Ponderação entre Liberdade de Expressão e Propriedade Intelectual
Quando o conflito envolve biografias, novelas, filmes ou sátiras no Brasil, o Judiciário recorre à técnica da ponderação de interesses. Coloca-se na balança a Liberdade de Expressão e de Criação Artística (Art. 5º, IX da Constituição Federal) contra o Direito de Propriedade Industrial e Reputação (Art. 5º, XXIX).
Assim como no modelo americano, a jurisprudência brasileira tende a permitir o uso se a marca figurar como elemento de ambientação da realidade, crítica ou paródia, punindo o criador apenas se houver o chamado aproveitamento parasitário ou desvio de clientela.
Escrito por: Laura Hauschild dos Santos.
