O trade dress é um ativo utilizado para resguardar o conjunto visual ou sensorial de um produto ou ambiente que contenha elementos muito característicos e únicos no mercado, servindo para identificar a empresa à qual ele pertence de forma quase automática pelo consumidor, ao simples olhar. Não é registrável, mas pode ser reconhecido em processo judicial, quando for constatada a cópia, ou seja, a violação do trade dress, por concorrente.
O que é (e o que não é) trade dress:
O Trade Dress, também chamado de “conjunto-imagem” ou “vestimenta comercial”, é um termo jurídico utilizado para indicar o conjunto visual e/ou sensorial de embalagens, rótulos, produtos e/ou ambientes de lojas de determinadas empresas.
O conjunto unificado do trade dress não é registrável, mas pode ser reconhecido judicialmente quando há cópia, preenchendo-se três requisitos:
(i) distintividade (inerente ou adquirida ao longo do tempo e reconhecimento no segmento), ou seja, aparência característica típica do conjunto de formas e/ou disposições dos elementos de cores e/ou gráficos, diferente em relação aos demais do mercado;
(ii) não tenha funcionalidade ou efeito técnico, de modo que a aparência utilizada não decorra de uma função – que não poderia ter sua exclusividade reivindicada por trade dress, mas por outros meios, como a patente -, e sim por sua aparência peculiar; e,
(iii) em relação ao concorrente que o está copiando, se prove a existência do risco de confusão.
Portanto, o trade dress não é um registro uno, mas sim o resultado da identidade visual e/ou sensorial, composta por diversos elementos isolados registráveis e não registráveis, como por exemplo, no trade dress da garrafa de vidro vintage da Coca-Cola (‘Contour’), há a marca tridimensional registrada de seu formato, que remete imediatamente ao refrigerante da empresa, mesmo que se retire o líquido, a tampa e o rótulo; há também o desenho industrial registrado da forma da garrafa; a marca mista registrada da Coca Cola, presente no rótulo, com sua tipografia única, elegante e bem delineada nas cores vermelho e branco; além das cores típicas e formas longilíneas no rótulo, que, apesar de não registráveis isoladamente, se repetem constantemente em diversos produtos da empresa, construindo um universo de marca que carrega uma identidade própria, única e altamente identificável.
Quando há violação de trade dress e quando é só semelhança?
Elementos que os tribunais examinarão.
Antes de decidir processar um concorrente, é preciso entender se o seu produto realmente possui elementos que provem a existência de um conjunto visual distinto, com função estética (e não funcional) e se há verdadeiramente risco de confusão ou associação do produto do concorrente, com o consequente risco de diluição do seu produto/loja (ou seja, dele passar a se tornar comum) ou prejuízo financeiro pela cópia modificada.
Seguindo os ensinamentos do Professor Gama Cerqueira, para avaliar a ocorrência de trade dress, primeiro é preciso analisar, nos objetos alvos da disputa sobre a cópia:
1. Grau de semelhança dos trade dresses: a comparação da impressão do conjunto do objeto ou loja (suas cores, disposições, formas, elementos, etc.), considerando suas semelhanças – e não suas diferenças-, e analisando-os de forma sucessiva, ao invés de lado a lado, para que, na formação da impressão do objeto, se gravem na memória apenas os elementos de maior destaque. Além disso, a análise comparativa dos produtos considerando outros da mesma categoria, pode tornar mais claro se há ou não diferenciação. Por exemplo, uma marca de alvejantes de embalagem rosa não pode questionar um concorrente simplesmente por também usar uma embalagem de cor rosa, já que as embalagens rosas se tornaram um padrão de mercado para identificar produtos de limpeza alvejantes de roupas. Veja abaixo:
Imagem compilada pela autora do artigo, a partir das imagens obtidas da internet.
2. Grau de atenção do consumidor: a atenção do comprador de um carro é muito maior do que a de alguém que esteja comprando um sabonete em um supermercado e isso impacta o grau de atenção aos detalhes na comparação dos produtos. O risco de se confundir na compra de uma marca de sabonetes é muito maior do que na compra de um carro, já que o consumidor é menos atento na compra de um do que de outro. Ao considerarmos, de um lado, o grau de complexidade do produto ou serviço da marca, e de outro, o grau de envolvimento com a marca, ou seja, o quanto, em geral, ela é imprescindível e determinante para a escolha da compra, também estamos constatando o grau maior ou menor de atenção do cliente.
3. Circunstâncias da aquisição do produto: A forma e o local em que o produto é comercializado também impacta a análise situacional da infração do trade dress. A compra de bens em plataformas de e-commerce na internet, ou em supermercados, onde os produtos ficam expostos em gôndolas, lado a lado com produtos concorrentes, geram um risco maior de confusão do que aquele das compras feitas na farmácia, no caso de medicamentos adquiridos em balcão, por meio de um farmacêutico especialista, ou em uma adega de vinhos, com o auxílio do enólogo ou vendedor especializado no produto. Da mesma forma, a compra de um carro geralmente é precedida de muito estudo e comparação de preços, funções, vantagens e desvantagens do veículo.
4. Natureza do produto: é preciso avaliar se os produtos comparados têm a mesma função, mesmo público-alvo, valores semelhantes e cumprem o mesmo papel para realizar uma comparação mais apurada. Caso não tenham a mesma função, por exemplo, podemos estar tratando de um caso de violação de trade dress por aproveitamento parasitário e não por concorrência desleal, explicado mais adiante.
5. Meio de consumo habitual: O meio que o produto costuma ser habitualmente consumido pode afetar a conclusão sobre a violação do trade dress. Por exemplo, alguns medicamentos são tipicamente consumidos em farmácia, já outros podem ser mais comumente disponibilizados apenas em hospitais, para tratamentos específicos, tornando mais difícil a confusão do produto entre o consumidor de um e de outro produto.
A análise depende de um exame de cada um destes critérios e, se constatada pelo advogado a presença de muitos destes elementos, de forma a se concluir por uma coexistência prejudicial à exclusividade do visual/sensorial entre os produtos comparados, a ação judicial passa a ser um meio eficaz para impedir o concorrente e buscar indenização pelos danos sofridos.
Crime de Concorrência Desleal x Concorrência genérica ou parasitária
A concorrência desleal está prevista no art. 195 da lei da propriedade industrial de n. 9.279/96 como um crime que, no caso da aplicação à violação de trade dress, gera desvio de clientela e pena de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa.
Uma embalagem muito semelhante, para o mesmo tipo de produto, pode gerar confusão e fazer um consumidor mais desatento levar o produto que copiou a versão original, pensando ser a outra marca. Como conclusão, a marca original perde o cliente e a venda, pois concorre no mesmo segmento que a marca do produto que a copiou. Neste caso, há espaço para o ajuizamento de uma ação penal e civil, com pedidos de reparação moral e material pelos danos sofridos também na esfera civil.
Há também a concorrência desleal genérica ou ato de aproveitamento parasitário de propriedade intelectual alheia, que não são um tipo penal, mas estão na norma da propriedade industrial, no art. 209, como atos não previstos na lei mas que podem prejudicar a reputação ou os negócios alheios, causando confusão. Aqui, há maior abertura para listar atos que possam prejudicar um concorrente por confusão com outros produtos ou associação indevida, sendo passível apenas de ajuizamento de ação de responsabilidade civil – e não penal-, além de pedidos de indenização por perdas e danos.
A concorrência desleal genérica ou parasitismo, quando se pega carona no sucesso alheio, pode ocorrer por confusão ou associação, enquanto o crime de concorrência desleal ocorre por confusão, gerando o desvio de clientela para concorrente do mesmo segmento.
Vale diferenciar confusão de associação.
A confusão está presente quando não reconhecemos as diferenças e levamos um produto pensando ser outro.
Já a associação ocorre quando, mesmo sem confusão, há tanta semelhança entre os produtos que podemos nos enganar quanto à origem, concluindo que os produtos devem pertencer ao mesmo fabricante, mesmo que não sejam produtos do mesmo segmento e pertençam a empresas diferentes, por vezes, nem sendo tipicamente concorrentes.
A associação é mais comum no caso do chamado “aproveitamento parasitário”, quando o produto de duas marcas não concorrentes são parecidos o bastante para fazer pensar que um produto pertence à marca do outro.
Vejamos abaixo dois exemplos usando o produto da marca Maizena, sendo um comparado com outra marca, também de amido de milho (risco de “confusão”), e outro comparado com uma marca de produtos para cabelo (risco de “associação indevida”, ou “parasitismo”):
Métodos de constatação do trade dress e sua violação
Atualmente a justiça aplica o entendimento de que é necessária a realização de perícia para a constatação do trade dress e sua violação.
Assim, o juiz nomeia um perito especializado em propriedade intelectual e, de preferência, com conhecimento em marketing e na área do produto, serviço ou ambiente de loja comparado, e ele pode utilizar diversos métodos para apurar a violação.
Alguns deles são: o método 360 graus, que analisa uma série de questões relacionadas à apuração dos requisitos do trade dress e do hábito e meio de consumo do cliente, o método Gestalt, que realiza uma análise semiótica a partir de imagens, se utilizando muitas vezes de técnicas como o desfoque dos produtos comparados lado a lado, a retirada do elemento da marca da embalagem para comparações e a sobreposição de um sobre o outro para constatar o grau de semelhança.
É recomendável contratar um assistente técnico em perícias de trade dress para lhe orientar e auxiliar com os quesitos (perguntas ao perito) e questionamento ao laudo pericial, quando desfavorável.
Quais provas devo juntar na ação para vencer o processo e impedir meu concorrente
É preciso juntar diversos tipos de provas comparativas, sendo as mais comuns fotos dos produtos, lado a lado, para mostrar as semelhanças, a comprovação das formas e locais de venda, a descrição do tipo de produto e seu grau de complexidade para aquisição, o público alvo, o grau de atenção na compra e o meio de consumo.
Para disputas em que a confusão ou associação possa gerar danos graves à empresa no setor de mercado em que atua, é possível também investir na contratação de uma pesquisa de mercado, por meio da qual um especialista na área realiza um mapeamento e levantamentos dos requisitos do trade dress do produto, serviço ou loja copiados, para constatar a distintividade, a ausência de funcionalidade (o caráter ornamental) e o risco de confusão, realizando pesquisas com o público alvo do segmento de seu produto.
O laudo da pesquisa de mercado pode ser juntado logo na petição inicial e pode ajudar a obter tutelas de urgência e liminares para impedir com maior rapidez a comercialização ou réplica pelo concorrente, além de auxiliar ou, em alguns casos, conforme determinação do juiz, até dispensar a necessidade de perícia.
Cinco erros comuns que fragilizam a ação:
1. Não analisar o padrão de mercado do produto/embalagem/loja: não basta ser parecido, se a similaridade decorrer de um padrão de mercado ou da categoria, distintividade (diferenciação) se perde. Alguns exemplos de padrões de mercado, são o uso de cores para certas embalagens, como o rosa para indicar alvejantes; amarelo para indicar margarinas; azul para indicar iogurtes gregos etc.
2. Não agir antes que concorrentes diluam a força e exclusividade da sua embalagem ou loja: ao permitir (deixando de impedir), que alguns concorrentes criem embalagem ou construam lojas muito parecidas com a sua, a apresentação do seu produto ou da sua loja vai se tornando comum e sendo diluída. Sem uma atitude proativa de impedir a violação do seu produto, ele tende a se tornar algo comum, igual ou muito parecido com outros.
3. Não buscar advogados especializados: o direito da propriedade intelectual é altamente nichado e especializado. Buscar profissionais sem especialização na área e/ou larga atuação no segmento pode te render ações técnicamente inadequadas, que não geram bloqueio das cópias e indenização de concorrentes, mas sim mais custos e desgastes.
4. Não indicar um bom assistente técnico: a maioria absoluta dos casos de trade dress dependem de perícia, e o assistente técnico é o especialista indicado pelo advogado da parte para acompanhar a perícia, fazer questionamentos e impugnar o laudo pericial quando entender que ele não foi bem feito. Ele pode ser determinante para a análise técnica do caso e, portanto, a um desfecho favorável ou desfavorável da ação.
5. Não realizar um estudo prévio: casos de violação de trade dress exigem uma análise inicial cuidadosa para se avaliar os riscos da ação e identificar qual o melhor curso estratégico a ser adotado, podendo inclusive ser recomendada a realização de pesquisas de mercado com especialistas, para auxiliar ou, por vezes, até dispensar a perícia e influenciar a opinião do juiz a seu favor.
Prazos e o que esperar
Apesar da lei da propriedade industrial prever no art. 225 o prazo de 5 (cinco) anos para ações de reparação de danos causados ao direito de propriedade industrial, o Trade Dress não é um direito previsto em lei e não tem proteção legal una e registrável, como qualquer dos demais direitos industriais previstos naquela lei, como somente a marca ou o desenho industrial. Assim, o prazo mais seguro é o do Código Civil.
Portanto, o prazo mais seguro é o do Código Civil, é seguro contar que o prazo para ajuizar a ação de violação de trade dress é de 3 anos, a contar da ciência da violação, conforme o art. 206, § 3º, V, do Código Civil, para se buscar a reparação pelo dano e enriquecimento ilícitos sofridos.
É importante ter em mente que a demora e inércia prolongada para ajuizar a ação tende a enfraquecer bastante o pedido, já que a convivência no mercado passa a se tornar um argumento de defesa e já existem julgados permitindo a convivência de marcas similares, inclusive de ex-franqueados, pela ciência do uso e a inércia na tentativa de impedir.
E, na esfera criminal, quando constatado o crime de concorrência desleal com desvio de clientela, do art. 195, cabe ação penal privada, com prazo decadencial de 6 (seis) meses para a queixa.
Quanto ao tempo do decurso do processo, à exceção de casos muito explícitos de cópias escancaradas, ações de violação de trade dress sobre produtos semelhantes, que geram a suspeita de confusão ou associação, costumam ser um demoradas, pois demandam a análise do trade dress e do risco de confusão ou associação, geralmente por meio de perícia.
O pedido de liminar ou tutela de urgência, se concedido, pode barrar a produção e divulgação das cópias no mercado, mas a petição inicial precisa estar muito bem fundamentada e com provas muito claras da violação. Do contrário, é preciso aguardar a contestação do concorrente, a perícia, as impugnações ao laudo pericial e a sentença para se chegar à uma decisão sobre o caso.
Apesar do tempo, ela pode ser crucial para que não se perca a distintividade do próprio produto, marca de serviço ou ambiente de loja, o que poderia gerar a sua diluição, o tornando comum, não exclusivo e confundível.
Perguntas frequentes
Preciso de registro para proteger o trade dress?
Não. O conjunto-imagem não tem registro próprio no INPI e sua proteção decorre da repressão à concorrência desleal, com base no art. 195, III, da LPI e no art. 209 da mesma lei. O registro de elementos isolados, como marca tridimensional, marca figurativa ou desenho industrial, não é requisito, mas reforça muito a posição em juízo.
Qual a diferença entre violação de marca e violação de trade dress?
Violação de marca compara sinais registrados entre si. Trade dress compara o conjunto: formato de embalagem, paleta de cores, disposição de elementos, tipografia, layout de ponto de venda. É possível haver imitação de trade dress sem qualquer reprodução do nome da marca, e esse é justamente o cenário mais comum.
O que caracteriza a violação?
O risco de confusão ou associação indevida pelo consumidor médio de um produto, marca de serviço ou ambiente de loja que contenha dois requisitos: (i) um conjunto que precisa ser distintivo; e (ii) que não seja meramente funcional ou de uso comum no setor. Elementos que qualquer concorrente precisa usar para vender o mesmo produto não são apropriáveis.
Semelhança entre produtos do mesmo segmento já pode ser violação?
Não. Produtos de uma mesma categoria tendem a se parecer por razões técnicas e de hábito de consumo. A discussão só existe quando as coincidências são arbitrárias, ou seja, quando não há explicação funcional para que o concorrente tenha escolhido exatamente aquelas cores, proporções e arranjos.
Como se prova em juízo?
Por prova técnica. O entendimento consolidado é de que a aferição de imitação de conjunto-imagem não se resolve pela simples comparação visual, feita pelo juiz, exigindo perícia. Na prática, as provas combinam perícia, documentação do uso anterior e, quando cabível, pesquisa de percepção de consumidor (pesquisa de mercado).
É possível conseguir liminar?
Sim. O art. 209, § 1º, da lei da propriedade industrial autoriza o juiz a determinar liminarmente a interrupção da violação, com multa para evitar dano irreparável. A chance aumenta quando a anterioridade de uso está documentada e o material comparativo é apresentado de forma organizada desde a petição inicial.
Qual o prazo para agir?
O prazo para ajuizar ação de violação de trade dress é o de 3 (três) anos a contar da ciência da violação, conforme o art. 206, § 3º, V, do Código Civil. A inércia prolongada enfraquece o pedido, já que a convivência no mercado passa a se tornar um argumento de defesa. Já na esfera criminal, quando constatado o crime de concorrência desleal do art. 195, cabe ação penal privada, com prazo decadencial de 6 (seis) meses para a queixa.
Nota: Apesar da lei da propriedade industrial prever no art. 225 o prazo de 5 (cinco) anos para ações de reparação de danos causados ao direito de propriedade industrial, o Trade Dress não é um direito previsto em lei e de proteção una e registrável, como qualquer dos demais direitos industriais previstos naquela lei, como somente a marca ou o desenho industrial. Por isso o prazo mais seguro é o do Código Civil.
Vale notificar antes de processar?
Depende do objetivo. A notificação extrajudicial pode resolver casos de imitação recente e de baixo volume, mas também concede ao infrator tempo para que ele esgote estoque, ajuste a embalagem ou ele próprio ajuize ação declaratória de ausência de violação de trade dress. Quando há dano em curso e prova consolidada, a via judicial direta costuma preservar melhor o efeito para já se pedir uma medida liminar.
Como se calcula a indenização?
O art. 210 da LPI oferece três critérios: os benefícios que o titular teria auferido se a violação não tivesse ocorrido, os benefícios efetivamente obtidos pelo infrator, ou então a remuneração de uma licença hipotética. Escolhe-se o mais favorável ao prejudicado, o que exigirá a quantificação com base em dados do processo.
Agir cedo pode ser o diferencial para não perder a vantagem competitiva do seu produto.
A equipe de propriedade intelectual da J.C acompanha a análise jurídica de portfólios de marcas e patentes e tem expertise na área de Trade Dress. Para tratar de um caso concreto, fale com nosso time.
Marjory Alves Hirata, OAB/SP n. 345.096 – sócia do consultivo da J.C Intellectual Property. Publicado em 18 setembro de 2026
