1. Introdução
Pode-se dizer que a função primordial de uma marca é distinguir produtos ou serviços no mercado. Ou seja, o sinal marcário, em regra, precisa ser dotado de uma distintividade inerente, o que significa que não poderá ser constituído apenas por expressões comuns, termos ou figuras que mantenham relação direta com o produto ou serviço, de modo que o consumidor reconheceria esses elementos como mera descrição ou representação desse produto ou serviço.
No entanto, pode ocorrer de um signo comum, originalmente desprovido de distintividade, adquiria pelo uso, a capacidade de singularizar um produto ou serviço de outro, possibilitando que a marca seja registrada. Este é o fenômeno que a doutrina especializada chama de distintividade adquirida ou Secondary Meaning (segundo significado), um termo nascido no direito anglo-saxão e disseminado nos Estados Unidos.
Como ensina Lélio Schmidt, o significado secundário, correspondente à função marcária do sinal, passa a coexistir com seu significado primário, de natureza denotativa, isto é, aquele originalmente atribuído ao termo enquanto elemento usual do vocabulário ou expressão pertencente ao estado da técnica, em outro contexto de utilização.
Para exemplificar, o doutrinador aponta o caso do time de futebol GRÊMIO FOOT-BALL PORTO ALEGRENSE. A palavra Grêmio é comum e significa sociedade, ele afirma que, a princípio, a força distintiva deveria recair sobre “Porto Alegresense”, mas o uso por mais de 100 anos da marca GRÊMIO, e o reconhecimento conquistado, permitiu ser atribuído ao termo uma distintividade que intrinsecamente não possuía.
Nessa perspectiva, o secondary meaning fundamenta-se na compreensão de que a capacidade distintiva de um sinal pode ser adquirida progressivamente, à medida que seu uso reiterado promove uma transformação em sua percepção pelo público consumidor, fazendo com que, além de seu significado originário, passe a ser associado a uma determinada origem empresarial.
Isso é um verdadeiro processo semiótico, pois um signo que inicialmente era percebido
apenas como nome comum de um produto passa a gerar outra reação na mente do
consumidor, o qual passa a compreender este sinal como uma marca, dotada de
capacidade de diferenciar outros produtos ou serviços iguais ofertados por concorrentes.
Embora a distintividade adquirida já fosse reconhecida pela doutrina e discutida no âmbito
judicial brasileiro, sua aplicação não era admitida de forma expressa e sistematizada pelo
INPI no exame administrativo de marcas, o que levava os interessados a buscar, em
determinadas situações, o reconhecimento desse fenômeno pela via judicial.
Esse cenário mudou com a edição da Portaria INPI/PR nº 15/2025, que regulamentou o procedimento para reconhecimento da distintividade adquirida no âmbito administrativo, estabelecendo requisitos, prazos e critérios para a apresentação e análise das provas, além de prever retribuição específica para o requerimento, no valor de R$ 4.700,00 reais, e incorporar orientações sobre o tema ao Manual de Marcas.
A medida representa um avanço na prática marcária brasileira, ao conferir maior
previsibilidade procedimental à análise de sinais que, embora originalmente desprovidos de
suficiente distintividade, possam ter adquirido, pelo uso, capacidade de identificar uma
origem empresarial perante o público consumidor.
2. O uso pode transformar a percepção de um sinal, mas apenas o uso não é suficiente.
Com o Secondary Meaning, observa-se que a finalidade do instituto passa a prevalecer
cobre a forma, possibilitando que a distintividade adquirida seja valorada considerando o uso
da marca de maneira dinâmica e concreta. Contudo, a simples utilização prolongada de um
sinal não é suficiente para caracterizar a distintividade adquirida.
O elemento determinante consiste na demonstração de que o público consumidor relevante
passou a associá-lo a uma origem empresarial específica, atribuindo-lhe efetiva função
distintiva. Assim, investimentos em publicidade, volume de vendas, tempo de atuação no mercado e alcance comercial podem contribuir para essa demonstração, mas devem ser
analisados em conjunto com os demais elementos capazes de evidenciar o reconhecimento
do sinal como marca.
A relevância do instituto reside, portanto, na possibilidade de que a distintividade não seja
examinada exclusivamente a partir da configuração originária do sinal, mas também à luz da
percepção que ele adquiriu perante os consumidores ao longo de sua trajetória comercial.
Essa compreensão estabelece a base para discutir o reconhecimento jurídico da
distintividade adquirida e, especialmente, os critérios adotados pelo Instituto Nacional da
Propriedade Industrial (INPI) para sua apreciação no âmbito administrativo.
3. A Portaria nº 15/2025: requisitos, prazos e procedimento de reconhecimento pelo INPI.
A edição da Portaria INPI/PR nº 15/2025 representou um marco na regulamentação da
distintividade adquirida no Brasil, ao estabelecer os critérios e procedimentos para que o fenômeno seja examinado diretamente pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).
Nos termos do art. 84-C, um sinal originalmente não distintivo poderá ser registrado quando comprovar que adquiriu, por meio do uso efetivo e continuado, capacidade suficiente para
ser reconhecido pelo público consumidor relevante como indicador da origem empresarial dos produtos ou serviços, distinguindo-os daqueles provenientes de terceiros. Isso significa
que a possibilidade de reconhecimento não decorre simplesmente do tempo de utilização do sinal, mas da demonstração de que o uso contribuiu efetivamente para que ele passasse a desempenhar uma função marcária.
3.1. Dos momentos para requerimento.
A Portaria traz que o pedido deve ser apresentado em um dos seguintes momentos:
- No depósito do pedido de registro: mediante declaração expressa anexada à
petição de depósito, solicitando que, durante o exame de mérito seja levado em conta
o conjunto probatório de que o signo adquiriu, por meio do uso, eficácia distintiva.
Em até 60 dias contados da publicação do pedido: por meio de manifestação
apresentada no prazo regulamentar. - Na manifestação à oposição: quando a oposição estiver fundamentada na ausência
de distintividade do sinal. - No recurso contra o indeferimento: quando a decisão estiver fundamentada na
ausência de distintividade inerente, devendo o requerimento ser apresentado na data
do protocolo do recurso e marcada a quadrícula específica no formulário. - Na manifestação em processo administrativo de nulidade: quando a nulidade
estiver fundamentada na ausência de distintividade do registro. - O requerimento somente pode ser apresentado uma vez por processo administrativo. Além disso, nas hipóteses de recurso e de processo administrativo de nulidade, a norma prevê a possibilidade de indicar que a análise da distintividade adquirida ocorra após a manifestação do INPI sobre a ausência de distintividade inerente.
Ou seja, nos casos de decisão do INPI por falta de distintividade ou processo administrativo de nulidade instaurado com esse fundamento, o titular terá a opção de escolher que o examinador avalie a questão da distintividade adquirida de pronto, abdicando do exame do recurso quanto à distintividade inerente; ou somente após o exame do recurso quanto à distintividade inerente do signo.
Assim, o tempo de protocolo das provas, nestes casos se dará da seguinte forma:
- Manifestação expressa para análise de pronto: O requerente tem até 60 dias, contado do protocolo do recurso, para protocolar a petição de apresentação de documentos para comprovar a distintividade adquirida. A consequência é o INPI não realizar o exame do recurso quanto a distintividade inerente, tão somente quanto ao conjunto probatório. Se o examinador negar a distintividade adquirida, caberá recurso contra a decisão.
- Manifestação expressa para análise da distintividade adquirida após o exame
do recurso contra decisão que sustenta falta de distintividade inerente: O INPI
analisará o recurso e julgará se há distintividade inerente. Quando o INPI notificar,
confirmando a ausência de distintividade inerente, haverá um prazo de até 60 dias
para protocolo da apresentação de documentos para comprovar distintividade
adquirida. Da hipótese de indeferimento da distintividade adquirida, também caberá
recurso.
Nota-se que, o instituto não pode ser invocado indiscriminadamente em qualquer fase do procedimento, de modo que a estratégia de proteção deve considerar desde o início a
possibilidade de demonstrar que o sinal adquiriu distintividade pelo uso.
3.2. Dos requisitos para o reconhecimento.
O art. 84-F estabelece dois elementos centrais que devem ser demonstrados pela documentação apresentada ao INPI:
a) Uso substancialmente contínuo durante três anos. Deve ser comprovada a utilização substancialmente contínua do sinal nos três anos imediatamente anteriores à data em que foi requerido o exame da aquisição de distintividade.
b) Reconhecimento pelo público consumidor nacional. É necessário demonstrar que parcela relevante do público consumidor nacional dos produtos ou serviços em questão reconhece o sinal como marca associada exclusivamente ao requerente, capaz de identificar os produtos ou serviços e diferenciá-los daqueles de origem diversa.
Dessa maneira, o aspecto decisivo é demonstrar a existência de uma associação entre o sinal e determinada origem empresarial na percepção do público consumidor relevante.
3.3. Da apresentação de provas.
O requerimento de análise deve ser complementado por uma petição própria, denominada
“Apresentação de documentos para comprovação de distintividade adquirida” (serviço 3021), acompanhada da documentação probatória pertinente.
Podem contribuir para a demonstração tanto do uso continuado, quanto do reconhecimento
pelo público consumidor, os documentos comerciais, dados de vendas, informações sobre a distribuição geográfica dos produtos ou serviços, investimentos publicitários acompanhados de dados que permitam avaliar seus efeitos e pesquisas de mercado, esta considerada como instrumento mais apropriado para a finalidade.
As provas deverão ter abrangência nacional, não sendo considerado pelo INPI as provas oriundas do exterior ou obtidas por meio da internet, sem que seja demonstrado que o público atingido é o brasileiro.
O Manual de Marcas do INPI traz os seguintes exemplos:
Por isso, dados isolados de faturamento, investimentos em publicidade ou acessos a
páginas na internet não necessariamente comprovam que o consumidor passou a identificar o sinal como marca.
O Manual também destaca a importância de que as provas correspondam à apresentação
do sinal que se pretende registrar, ou seja, se marca for nominativa a análise deverá ser
realizada com base apenas em sua forma verbal, e estejam relacionadas aos produtos ou
serviços para os quais se busca o reconhecimento, podendo haver reconhecimento parcial
de distintividade adquirida, isto é, apenas para alguns produtos ou serviços.
3.4. Da análise pelo INPI.
Encerrados os prazos para a apresentação da documentação, o INPI examinará o conjunto
probatório e poderá formular exigências, às quais deverá ser respondido no prazo de 60
dias. Ao final, será proferida decisão sobre o reconhecimento da aquisição de distintividade, da qual caberá recurso, nos termos da Lei da Propriedade Industrial.
4. Conclusão.
A análise da distintividade da marca não pode ser apenas aferida ao tempo do depósito ou registro, mas recairá sobre todo o tempo de uso dessa marca. Na prática, a distintividade poderá variar ao longo do tempo, tanto para alcançar notoriedade, nos casos em que inicialmente for desprovida de distintividade, mas pelo uso, o consumidor passa a entender
como marca e ao invés de meras palavras genéricas; quanto o contrário também é uma realidade, ou seja, marcas que originalmente são distintivas, mas foram banalizadas com o
decorrer do uso.
A Portaria INPI/PR nº 15/2025 representa, nesse contexto, um avanço procedimental ao
disciplinar expressamente a análise do fenômeno no âmbito administrativo, permitindo que
sua apreciação seja realizada pelo próprio INPI segundo critérios e requisitos previamente
estabelecidos.
Escrito por: Stéfany Vila Flor.
