Hoje vamos falar sobre o registro de marca nos Estados Unidos da América (EUA).
Empresas brasileiras buscam o registro de marca nos EUA como parte de uma estratégia que combina proteção, expansão e valorização do negócio. Ao registrar a marca nos EUA, a empresa garante segurança jurídica para operar no maior mercado consumidor do mundo, evitando que terceiros se antecipem e registrem o mesmo nome.
Além disso, o registro nos EUA fortalece a presença comercial, permitindo atuar com mais confiança em plataformas globais como e-commerces e marketplaces, bem como viabilizar parcerias, franquias e distribuição internacional.
O registro da marca nos EUA também é um fator relevante em processos de investimento e venda da empresa, pois aumenta o valor do ativo intangível e transmite maior credibilidade a investidores e parceiros estrangeiros.
Assim, o registro de marca nos EUA é uma decisão estratégica que protege o negócio, viabiliza crescimento internacional e contribui diretamente para a geração de valor no longo prazo.
O processo de registro perante a United States Patent and Trademark Office (USPTO).
O registro de marca nos EUA é realizado perante o United States Patent and Trademark Office (USPTO), que é a agência federal responsável por administrar e conceder direitos de propriedade intelectual.
Nos EUA, o sistema marcário segue o princípio do “first to use” (direito fundado no primeiro uso), segundo o qual o direito sobre a marca nasce a partir do seu uso efetivo no mercado, ainda que o registro posterior seja fundamental para fortalecer e ampliar essa proteção. Assim, quem usa primeiro a marca no mercado tem prioridade, mesmo sem registro. Desse modo, é possível contestar um registro provando o uso anterior (“prior use”).
Essa é a principal diferença em relação registro no Brasil, vez que no nosso país prevalece o sistema da prioridade pelo registro (“first to file”). Desse modo, aqui no Brasil quem registra primeiro tem, em regra, o direito de uso exclusivo. O uso anterior só é relevante no Brasil em situações específicas, como por exemplo, direito de precedência pelo uso anterior de boa-fé (art. 129, § 1º da LPI), restrito a seis meses anteriores a data de depósito, e marcas notoriamente conhecidas (art. 126, da LPI).
O registro nos EUA é feito por meio de procedimento administrativo que envolve, em regra, o exame formal e material do pedido, a verificação de anterioridades eventualmente conflitantes, a publicação para eventual oposição de terceiros e, conforme a base jurídica escolhida, a comprovação do uso efetivo da marca no comércio.
Antes do depósito, a providência juridicamente mais prudente é a realização de uma busca de viabilidade. Essa etapa é relevante porque o USPTO examina a existência de marcas anteriores que possam impedir o registro, além de analisar a regularidade formal do pedido, a correta identificação do titular e a adequada descrição dos produtos ou serviços. Um protocolo feito sem análise prévia pode gerar exigências, recusa e custos desnecessários.
Ademais, para empresários ou sociedades domiciliados fora dos EUA, o USPTO exige representação por advogado licenciado nos EUA.
Bases legais de depósito
O sistema norte-americano admite, em termos gerais, as seguintes bases de depósito:
a) “Use in commerce” (Uso no comércio) – Section 1(a)
Essa base é utilizada quando a marca já está efetivamente em uso no comércio, em relação aos produtos ou serviços indicados no pedido.
Para utilizá-la, o requerente deve declarar que, na data do depósito, a marca já se encontra em uso, informar a data de primeiro uso e apresentar prova concreta desse uso no mercado.
Para produtos, exige-se que a marca esteja aposta no próprio bem, em sua embalagem, em etiquetas, em material de exposição a ele vinculado ou em páginas eletrônicas diretamente relacionadas à sua comercialização, de modo a evidenciar ao consumidor a associação entre a marca e o produto. Além disso, é indispensável que esses produtos já estejam sendo efetivamente vendidos ou transportados no comércio.
Para serviços, a marca deve ser utilizada na oferta, divulgação ou prestação do serviço, de forma a identificar perante o público a origem daquele serviço, sendo igualmente necessário que ele já esteja sendo efetivamente prestado no comércio.
b) “Intent to use” (intenção de uso) – Section 1(b)
Essa base é cabível quando o requerente ainda não usa a marca no comércio, mas possui intenção real e de boa-fé de utilizá-la no futuro próximo. Nessa hipótese, o pedido pode ser depositado antes do início do uso efetivo. Contudo, o registro não é concedido de imediato: se o pedido for aprovado e não houver oposição, o USPTO emitirá um Notice of Allowance – NOA (notificação de aceite ou admissão), desde que nenhum terceiro apresente oposição ou pedido de prorrogação para se opor.
A partir da emissão do NOA, o requerente passa a ter seis meses para:
- Comprovar o uso da marca no comércio, mediante apresentação da Statement of Use (declaração de uso); ou
- Requerer uma prorrogação de seis meses para futura apresentação dessa comprovação. O sistema admite até cinco pedidos de prorrogação, de modo que o prazo máximo para apresentação da prova de uso pode chegar a 36 meses, contados da data de emissão do NOA.
Se a comprovação de uso, ou o pedido de prorrogação cabível, não for apresentado no prazo, o pedido será considerado abandonado.
Se o uso começar antes da emissão do NOA pode haver apresentação de “Amendment to Allege Use” (“petição de alegação de uso”) e se o uso começar depois do NOA, a comprovação é feita por meio da “Statement of Use” (Declaração de uso).
Esta é a base adequada para quando a marca ainda não está em uso no comércio, mas o requerente tem a intenção séria e de boa-fé de lançá-la no mercado. Nesse caso, o pedido serve para reservar prioridade e iniciar a tramitação, mas o registro dependerá da prova posterior de uso.
c) “Foreign registration” (registro estrangeiro) – Section 44(e)
É a base jurídica adequas quando o requerente já possui uma marca concedida em seu país de origem e quer utilizá-lo como fundamento para pedir o registro nos EUA. Não se trata de um pedido baseado em uso atual da marca nos EUA, mas sim em um registro estrangeiro pré-existente que permite sustentar o pedido perante o USPTO.
Considera-se país de origem aquele em que o requerente possua estabelecimento industrial ou comercial efetivo e de boa-fé ou, na ausência deste, o país em que esteja domiciliado ou do qual seja nacional.
Para a utilização dessa via, o registro estrangeiro deve pertencer ao mesmo titular que requer o depósito nos EUA, referir-se à mesma marca e abranger produtos ou serviços idênticos, ou ao menos compreendidos no escopo daqueles indicados no pedido norte-americano.
Caso o documento comprobatório não esteja redigido em inglês, deverá ser acompanhado da respectiva tradução. Ademais, o USPTO admite que a cópia do registro estrangeiro seja apresentada em momento posterior ao depósito, desde que ela passe a integrar o processo antes da concessão do registro nos EUA.
Embora a Section 44(e) dispense a comprovação de uso da marca nos EUA como condição para a concessão inicial do registro, o titular continua sujeito aos deveres legais de manutenção posteriores. Assim, entre o 5º e o 6º ano após o registro, deverá apresentar a declaração, comprovando o uso da marca no comércio ou, excepcionalmente, justificando seu não uso escusável. Entre o 9º e o 10º ano, e sucessivamente a cada 10 anos, deverá renovar o registro e reapresentar a comprovação correspondente, sob pena de cancelamento ou expiração da proteção marcária.
d) “Foreign application /priority” (Prioridade estrangeira) – Section 44(d)
É a forma pela qual o direito de prioridade unionista da Convenção da União de Paris é invocado no pedido de marca perante o USPTO. É a via adequada quando o titular já depositou um pedido da mesma marca em outro país e, dentro de seis meses, apresenta o pedido correspondente nos EUA.
Nessa hipótese, o USPTO permite que o pedido norte-americano receba, como data efetiva de prioridade, a mesma data do pedido estrangeiro. Para isso, os dois pedidos devem se referir à mesma marca e aos mesmos produtos e/ou serviços.
Mas há um detalhe relevante: a prioridade estrangeira, sozinha, não basta para levar ao registro final nos EUA. Ela serve para garantir a prioridade da data, porém o pedido ainda precisa estar apoiado, depois, em uma base registrável adequada, como “use in commerce”, “intent to use” ou “foreign registration”, conforme o caso.
e) Madrid Protocol (Protocolo de Madri) – Section 66(a)
É a via usada quando o titular não protocola diretamente um pedido nacional nos EUA, mas sim busca proteção nos EUA por meio do Protocolo de Madri, com base em uma “international registration” administrada pela WIPO.
Pela via do Protocolo de Madri, primeiro existe um registro internacional, depois, dentro desse sistema, o titular designa os EUA para pedir a extensão de proteção da marca ao território norte-americano.
Um ponto importante é que, embora a via seja internacional, o exame nos EUA continua sendo feito segundo a lei marcária norte-americana. O USPTO afirma que, com poucas exceções, as mesmas regras aplicáveis a um pedido de marca nos EUA também se aplicam a um pedido feitos pelo Protocolo de Madri, e que esses pedidos são examinados da mesma forma que os pedidos nacionais.
Portanto, usar o Protocolo de Madri não elimina o exame substantivo nos EUA: ainda pode haver recusa, exigências formais, exigências de adequação da especificação, objeções ou outros impedimentos previstos no direito norte-americano.
Há também uma diferença técnica importante em relação a outras bases de pedido. O pedido via Protocolo de Madri não pode ser combinado com as bases comuns tratadas pelo USPTO, esse pedido também não pode ser alterado depois. Ou seja, essa via tem natureza própria, ligada ao sistema de Madri, e não funciona como mera variação de um pedido nacional já existente.
A principal vantagem dessa base é que ela dispensa a comprovação de uso da marca no comércio norte-americano no momento do depósito e como requisito para a concessão inicial do registro. Assim, uma vez registrada a extensão de proteção nos EUA, o titular somente precisará apresentar, perante o USPTO, a declaração de uso ou de não uso escusável entre o 5º e o 6º ano contado da data do registro, sem estar sujeito, desde o início, à necessidade de comprovar o uso da marca no comércio nem ao prazo de até 36 meses aplicável aos pedidos fundados na intenção de uso.
Etapas do processo de registro
Depois do protocolo, o pedido é examinado por um “examining attorney” (examinador) do USPTO. Se houver irregularidades formais ou obstáculos jurídicos, o órgão expedirá um “office action” (exigência administrativa).
Desde 2022, os pedidos depositados sob Sections 1 e 44 têm, em regra, três meses para resposta, com possibilidade de uma única prorrogação adicional de três meses. Já os pedidos sob Section 66(a) continuam com prazo de seis meses, sem essa opção de extensão. O não atendimento tempestivo pode levar ao abandono do pedido.
Se o pedido superar o exame inicial, ele é publicado no Trademark Official Gazette (publicação oficial de marcas do USPTO). A partir da publicação, abre-se prazo de 30 dias para que terceiros apresentem oposição ou peçam prorrogação do prazo para se opor.
Caso não haja oposição, ou caso ela não prospere, o pedido seguirá para a etapa seguinte: a) registro, quando cabível, ou b) emissão de “Notice of Allowance” (notificação de aceite ou admissão), nos casos de pedidos baseados na intenção de uso.
A oposição tramita perante o Trademark Trial and Appeal Board – TTAB (Conselho de Julgamento e Recurso de Marcas), órgão administrativo do próprio USPTO.
Nos pedidos baseados em intenção de uso, o USPTO informa que o NOA costuma ser emitido cerca de oito semanas após a publicação, desde que não haja oposição nem pedido de extensão para oposição. Conforme exposto acima, o requerente terá o prazo máximo de 36 meses para comprovar o uso da marca. Se a SOU não for apresentada tempestivamente, o pedido será abandonado. É possível retomar a tramitação, desde que apresentada uma petição dentro de dois meses da emissão da notificação de abandono, com o pagamento da taxa correspondente.
Manutenção do registro
Após o deferimento, o registro não se mantém automaticamente. É necessário confirmar ao USPTO que a marca continua sendo usada no comércio ou que existe uma justificativa legal para o seu não uso. Se isso não for feito dentro do prazo legal, o registro pode ser cancelado ou considerado expirado.
Nos registros nacionais usuais perante o USPTO, o primeiro controle ocorre entre o 5º e o 6º ano após a data do registro, quando o titular deve apresentar uma declaração de uso da marca ou de não uso escusável. Depois, entre o 9º e o 10º ano, o titular deve apresentar novamente a comprovação correspondente, agora em conjunto com o pedido de renovação da marca. Após isso, a renovação e a comprovação de uso voltam a ser exigidas a cada 10 anos.
Existe ainda um prazo de graça de seis meses após cada vencimento, mediante pagamento de taxa adicional. Se o titular não apresentar esses documentos nem dentro do prazo regular nem dentro do prazo de graça, o registro será cancelado ou expirará.
Nos registros derivados do Protocolo de Madri, o titular também deve comprovar uso da marca ou não uso escusável entre o 5º e o 6º ano, e depois entre o 9º e o 10º ano, e novamente a cada 10 anos. Além disso, o titular também precisa renovar o registro internacional perante a WIPO a cada 10 anos, porque a manutenção da proteção nos EUA depende da continuidade desse registro internacional. Se o registro internacional expirar ou for cancelado, a extensão de proteção nos Estados Unidos também será afetada.
Diante desse cenário, verifica-se que o registro de marca nos EUA exige planejamento prévio, correta definição da base jurídica do pedido e acompanhamento rigoroso de todas as etapas do procedimento, desde a análise de viabilidade até os atos posteriores de manutenção do registro.
Escrito por: Flávia Cristina Lazzarin
